组合后,我就成了你?——论外观设计专利无效中组合手法启示的认定

作者:浏览次数:时间:2019-01-07

前言
 
《专利法》第二十三条第二款规定:“授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。”然而,外观设计专利相对于现有设计特征的组合是否具有明显区别,不仅要考虑组合后的设计与本专利在整体视觉效果上的差异大小,还应当考虑设计特征之间是否具有组合手法的启示。如不考虑启示直接将现有设计的特征拼凑起来与本专利进行比对,则难免会落入“机械教条”的窠臼。故,判断组合手法是否具有启示,是外观设计专利无效案件中的重点和难点。本文则主要探讨外观设计专利无效实践中请求人较易忽视的相关组合手法不具有启示的情形。
 
关于组合手法及启示的相关规定解读
 
对于上文提到的《专利法》第二十三条第二款关于不具有明显区别的组合,《专利审查指南2010》对其做了具体描述:涉案专利是由现有设计或者现有设计特征组合得到的,所述现有设计与涉案专利的相应设计部分相同或者仅有细微差别,且该具体的组合手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示。可见,若被判定为不具有明显区别的组合,存在着三个前提条件:(1)完成组合的为一个以上的现有设计或现有设计特征;(2)现有设计与涉案专利的相应设计部分相同或者仅有细微差别;(3)组合手法存在启示。而对于完成组合的必须为一个以上的现有设计或一个以上的现有设计特征这一条件,其实质也为该种组合手法是否存在启示。
 
组合手法不具有明显启示的案例演绎
 
完成组合的并非为一个以上的可拆分的现有设计特征
 
本案涉及一款三人沙发的外观设计无效案件,涉案专利主要由靠背、扶手、座位部、坐垫和支脚组成。请求人主张以证据2的沙发支脚设计,靠背、扶手、座位部的菱形及竖线图案设计、装饰扣设计替换证据1的相应设计,以证据6扶手外侧面的铆钉设计应用于证据1的相应部位,并认为由此而获得的外观设计与涉案专利无明显区别。
 
对此,合议组给出了相反的论述,认为“证据1带雕花设计的部分以及支脚均属于底座上视觉不可分离的一部分,整体构成一个独立设计特征;证据1的座位部则是位于底座上部的、与底座视觉可分离的软包层设计。请求人主张以证据2的支脚替换证据1的支脚,实际是欲以证据2的独立设计特征替换证据1座位部这一独立设计特征中的一部分;以证据2的座位部替换证据1的座位部和雕花设计,实际是欲以证据2的独立设计特征同时替换证据1的座位部这一独立设计特征以及另一独立设计特征底座中的一部分,这种替换方式并非独立设计特征之间的替换,该种组合手法不属于明显具有启示的情形。”[1]
 
【本案点评】
 
对于本案证据1所涉沙发来说,通过支脚与雕花底座的过渡衔接形状来看,其支脚与雕花底座为一体设置,无论从视觉上还是物理上,都无法区分;而其座位部与雕花底座之间却可以十分容易的区分出来,为两个独立的部分。请求人主张以一个设计中不可拆分的一个设计特征中的一部分替换另一个设计中的一个设计特征,这种组合方式超出了一般消费者对常规组合方式的认知。
 
一个以上的现有设计或现有设计特征需要作出较大变化后才能组合
 
本案涉及一种锁,由锁头及固定座组成。请求人认为对比设计1公开了一种锁头,其外观与涉案专利锁头部分基本一致;对比设计2公开了一种锁的固定座,其外观与涉案专利的车架固定部分的设计相同,且根据对比设计2,可知,车锁通过固定座固定于车架为已知设计,即锁头与固定座相组合的手法,在相同或相近种类产品的现有设计中存在启示。
 
然而合议组认定:“如欲将对比设计1的锁头与对比设计2的固定座相拼合,必须经过较大的修改,二者明显无法按照原样或做细微变化就可直接拼合。因此不属于明显存在组合手法的启示的情形。”[2]
 
【本案点评】
 
《专利审查指南2010》中规定了将相同或相近种类产品的多项现有设计原样或做细微变化后进行直接拼合得到外观设计属于明显存在组合手法启示的组合方式,但其中很重要的前提条件为“原样或做细微变化”。本案中,暂且不考虑对比设计1的锁头与涉案专利的锁头部分是否实际存在明显区别,因对比设计2的锁固定座部分与车架之间采用的是铰接的连接方式,而对比设计1的锁头部分并未看出存在铰接连接点,对比设计1的锁头部分,若想与对比设计2的锁固定座部分进行拼合得到涉案专利,二者需要作出较大的变化。这不符合上述《专利审查指南2010》中存在组合启示情形的相应规定。
 
小结
 
所谓是否具有组合启示,实际上即为将一个以上的现有设计或现有设计的特征相结合而得到涉案专利的过程,是否容易被想到,以避免出现“事后诸葛亮”的情况。作为代理人,在进行外观设计专利的无效宣告代理时,应尤其注意考虑相关的组合比对手法是否存在启示,以期获得案件的最终胜诉。